Cosa sapere prima di depositare il proprio marchio

Per tutelare il nome della tua azienda o di un tuo prodotto oppure di un tuo servizio è buona cosa registrare il tuo marchio.

Prima, però, ci sono alcune cose importanti che devi sapere se vuoi evitare qualche buca lungo il cammino. Vediamole assieme.

Innanzitutto  quando parliamo di marchio di cosa stiamo parlando?

Prendiamo la definizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM): “Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, prodotti o distribuiti da un’impresa, da quelli delle altre imprese.”

Ora, però, vediamo subito perché dovresti depositare il tuo marchio. Infatti non devi vedere quest’operazione solo come un noioso adempimento burocratico per tutelare il tuo nome o il tuo brand ma anche come uno strumento per monetizzare.

Infatti il marchio costituisce un capitale e può essere oggetto di operazioni di sfruttamento commerciale tramite la concessione di licenze, di contratti di esclusiva, tramite il merchandising e le sponsorizzazioni.

Il marchio ha diverse tipologie, innanzitutto può essere individuale o collettivo.

Si parla di marchio individuale (in genere è il caso più comune) quando appartene a una singola impresa o ad una singola persona fisica .

Il marchio collettivo si utilizza generalmente quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. In genere è richiesto da un cosiddetto “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica (solitamente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi), per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso.

Inoltre fai attenzione in quale categoria rientra il tuo marchio: denominativo, figurativo o misto.

• Il marchio denominativo è costituito solo da parole, nomi di persona o numeri;
• il marchio figurativo consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia;
• il marchio misto è la combinazione di figure e parole.

Vediamo adesso un altro aspetto importante: chi può depositare il marchio?

L’articolo n. 19 del Codice di Proprietà Intellettuale (CPI) precisa che “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.

La registrazione di marchio può essere gestita personalmente dal soggetto interessato oppure affidata ad un legale rappresentante, un consulente in proprietà industriale regolarmente iscritto all’ordine o ad un avvocato iscritto all’albo.

In tal senso noi ti consigliamo di rivolgerti all’Avv. Franca Di Bernardo che assiste noi e i nostri Clienti con grande attenzione e professionalità da anni. Con lei abbiamo anche realizzato dei contenuti specifici sul tema. Se hai un abbonamento a Numidio Lab (gratuito o a pagamento), accedi e vai nella sezione “Guide e Report” e vedi “Perché creare il proprio marchio e come tutelarlo”.

Un professionista esperto sa guidarti e farti risparmiare tempo e denaro, non solo nelle varie pratiche ma ti consiglia soprattutto come depositare il tuo marchio.

Ad esempio: vuoi depositare il tuo marchio per essere tutelato nel territorio italiano, nell’Unione Europea o vuoi procedere con un deposito per un marchio internazionale?

Segui i consigli che un esperto – come l’Avv. Franca Di Bernardo – può offrirti ed evita di incappare in inutili perdite di tempo.

Andiamo avanti.

Cosa occorre fare per registrare il marchio?

Innanzitutto, prima di presentare domanda di registrazione di un marchio, è necessario che verifichi alcune cose che ti suggeriamo qui in elenco:

1. Assicurati che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge.
2. Verifica che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa, non solo in Italia ma anche in altri Paesi, soprattutto sui tuoi potenziali mercati di esportazione.
3. Controlla che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora disponibile per evitare problemi nella tua attività online.
4. Ti consigliamo fortemente di ideare un marchio che sia facile da leggere, da scrivere e da memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i media.
5. Effettua sempre una ricerca di anteriorità per controllare che il tuo marchio non sia identico o molto simile ad altri precedentemente già registrati. Questa ricerca si fa su apposite banche dati, in particolare per quanto riguarda i marchi italiani si fa tramite il database dell’UIBM. Nota bene: Ricorda che queste ricerche servono per poter avviare una procedura nel modo migliore ed evitare, quanto più possibile, di imbattersi successivamente nell’opposizione alla registrazione del marchio da parte di altri soggetti che hanno già deposito il loro marchio e ravvisano una forte somiglianza con il tuo.  In tal senso ti consigliamo di affidarti a degli esperti, almeno per la registrazione del tuo primo marchio.
6. Individua le classi di appartenenza dei prodotti e/o dei servizi per i quali vuoi ottenere la registrazione del tuo marchio.  Fai riferimento al sistema internazionale di classificazione dei marchi, meglio noto come Classificazione di Nizza. Ricorda che quest’elenco – che raggruppa le varie categorie di prodotti e servizi – può essere aggiornato e quindi può variare nel corso del tempo.

Come effettuare il deposito del marchio?

Oggi ci sono varie possibilità per depositare il tuo marchio:

• puoi depositarlo online, quindi tramite modalità telematica;
• tramite modalità cartacea presso la Camera di Commercio (CCIAA);
• oppure tramite modalità postale.

Per praticità ti riportiamo qui il link diretto al sito del Ministero con tutte le indicazioni specifiche in base alle tue necessità.

Ma quindi, alla fine, quanto costa registrare un marchio?

Eccoci al punto che spesso ci chiedono i nostri Clienti. Vedrai che molto probabilmente sorprenderà anche te perché tante persone si immaginano costi molto più alti.

Per quanto riguarda i marchi individuali da registrare per l’Italia i costi sono:

• 101,00 € di tassa di concessione governativa che comprende una classe merceologica inclusa, per ogni altra classe aggiuntiva si pagano 34,00 €;
• per le domande cartacee ci sono i diritti di segreteria pari a 40,00 € per la ricezione della domanda (inoltre 3,00 € se si desidera ricevere copia del verbale di deposito con certificazione di autenticità + marca da bollo da 16,00 €).
• imposta di bollo per il deposito marchi pari a 48,00 € per il deposito online e 16,00 € per il deposito cartaceo ogni 4 pagine (sia moduli che allegati)

Per la registrazione di un marchio collettivo invece il costo è di 337,00 €.

Per praticità ti riportiamo qui il link diretto al prospetto riepilogativo del Ministero sulle tariffe per il deposito e il rinnovo dei marchi.

Dopo la domanda, la procedura è finita?

Dopo aver depositato la domanda di registrazione con tutta la documentazione richiesta (domanda di registrazione compilata e firmata, marche da bollo, ricevute di pagamento dei diritti di segreteria, la rappresentazione del marchio) bisognerà attendere la verifica da parte dell’ufficio competente che procede all’esame della domanda per verificarne la ricevibilità e la registrabilità a norma di legge.

Ci sono tre passaggi fondamentali durante questa fase:

1) l’esame da parte dell’UIBM;

2) poi la pubblicazione nell’apposito Bollettino;

3) successivamente c’è quindi l’osservazione di terzi.

In assenza di opposizioni di terzi (o se un’eventuale procedura di opposizione si conclude in modo favorevole per il richiedente) il marchio è registrato e l’ufficio emette l’attestato di registrazione.

In genere dopo circa 2 o 3 mesi dal deposito della domanda, avviene la pubblicazione sul Bollettino e poi, dopo altri 2 o 3 mesi, l’attestato di registrazione. Quindi calcola un periodo complessivo di lavorazione di circa 6 mesi.

Tieni presente, però, che già dopo la domanda di deposito acquisisci da subito una serie di diritti a tutela del tuo marchio (il marchio è “depositato”), chiaramente la procedura verrà poi completata al temine dell’esame, nell’arco di quel periodo di crica 6 mesi (il tuo marchio diventerà quindi “registrato”).

Infine ricorda che il marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato ogni 10 anni quante volte vuoi, non c’è un limite. Inoltre tieni presente che si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria.

Piccolo suggerimento per non farti spaventare la prima volta che depositi un marchio!

Potrebbe capitarti di ricevere delle lettere nella tua cassetta della posta o anche via email che sembrano “quasi” intimarti di pagare delle somme notevoli (700-800 €) legate al deposito del tuo marchio.

Niente panico!

In realtà – a ben vedere – noterai che si tratta di aziende che ti vendono il loro servizi di deposito marchi, ad esempio il servizio per estendere la tutela del tuo marchio oltre l’Italia, nella Comunità Europea o altri servizi. Quindi non preoccuparti!

Ci siamo? Tutto chiaro?

Abbiamo visto tante cose in questa guida che ha l’obiettivo di aiutarti a fare chiarezza ma se ha dei dubbi o delle domande contattaci quando vuoi. Oppure ricorda che puoi contattare direttamente l’Avv. Franca Di Bernardo per maggiori chiarimenti.

Buona registrazione del tuo marchio!

Comincia subito.

Buon lavoro!